6. Propriété industrielle

Propriété industrielle – Marques – Contentieux – Action en nullité d’une marque fondée sur un signe déceptif – Prescription – Effets – Détermination

Com., 8 juin 2017, pourvoi n° 15-21.357, publié au Bulletin, rapport de Mme Darbois et avis de M. Debacq

Le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques.

Par cet arrêt, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la prescription de l’action, par voie principale, en nullité d’une marque enregistrée, fondée sur son caractère déceptif.

Sur la question de savoir si l’action en nullité fondée sur la déceptivité d’une marque enregistrée est ou non soumise à la prescription, la doctrine est divisée : pour certains auteurs, la nullité peut être demandée par voie d’action ou d’exception, tant que la marque est en vigueur, puisqu’elle est atteinte d’un vice intrinsèque que le temps ne peut pas purger, tandis que, pour d’autres auteurs, si la nullité de la marque peut être invoquée en défense sans aucune limite tenant à la prescription, en vertu de la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle, en revanche, la demande en annulation de la marque engagée par voie d’action principale est soumise à la prescription de droit commun.

En application tant de l’article 3 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service que de l’article L. 711-3, c, du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, laquelle a transposé en droit interne la directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ne peut bénéficier de la protection du droit des marques un signe de nature à tromper le public sur les caractéristiques des produits ou services en cause.

Il est constant qu’en ce qu’elle touche à l’intérêt général, une marque déceptive est atteinte d’une nullité absolue, et non pas seulement relative : le vice de déceptivité constitue un vice intrinsèque qui ne peut être purgé.

Ainsi, étant rappelé que l’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande pour une durée de dix ans indéfiniment renouvelable, la Cour de cassation a déjà jugé, s’agissant de marques déposées en 1988 et 1998, que le signe déceptif n’était pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage (Com., 13 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.270, Bull. 2009, IV, n° 126), comme elle avait de même jugé, s’agissant de marques déposées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 précitée, qu’aucun usage ne pouvait effacer le vice de déceptivité dont une marque était entachée (Com., 9 novembre 1981, pourvoi n° 80-12.943, Bull. 1981, IV, n° 386) et que l’usage auquel se réfère l’article 6 quinquies, C, 1, de la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, ne pouvait effacer le vice qui entache le signe déposé qui, dès lors, ne pouvait devenir distinctif (Com., 8 décembre 1981, pourvoi n° 80-11.569, Bull. 1981, IV, n° 429 ; Com., 4 octobre 1983, n° 82-11.727, Bull. 1983, IV, n° 246).

Par l’arrêt du 9 novembre 1981 précité, la Cour de cassation, ajoutant que tout intéressé pouvait, à tout moment, se prévaloir du vice de déceptivité entachant une marque, avait, en outre, approuvé une cour d’appel d’avoir accueilli la demande d’annulation de la marque, formée par voie d’exception.

Elle avait, par ailleurs, par l’arrêt du 13 octobre 2009 précité, précisé que l’action en nullité d’une marque, fondée sur le caractère déceptif, qui n’est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n’était pas soumise aux règles spéciales de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle.

Dans la présente espèce, la cour d’appel, ayant considéré que l’action en nullité de marque, formée sur le fondement de la déceptivité, était soumise à la prescription de droit commun, trentenaire en l’état des textes applicables, avait déclaré irrecevable la demande d’annulation.

Par l’arrêt ici commenté, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, approuvant cette solution, juge que le fait que le vice de déceptivité dont une marque est entachée ne puisse être purgé ni par l’usage, ni par le temps, n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques.

Répondant à une interrogation, la chambre commerciale, par sa décision, exclut ainsi l’imprescriptibilité de l’action, par voie principale, en nullité d’une marque déceptive.

Propriété industrielle – Brevets d’invention – Droits attachés – Transmission et perte – Nullité – Effets – Effet absolu – Conditions – Décision d’annulation passée en force de chose jugée

Com., 6 décembre 2017, pourvoi n° 15-19.726, publié au Bulletin, rapport de Mme Darbois et avis de M. Richard de La Tour

La décision annulant un brevet n’a un effet absolu, au sens de l’article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle, qu’une fois passée en force de chose jugée.

Ayant relevé que le jugement qui avait, à la demande de sociétés tierces, annulé le brevet, était frappé d’appel, une cour d’appel en a déduit à bon droit que l’action en annulation du même brevet engagée par d’autres sociétés était recevable.

Lorsqu’une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure d’une substance ou d’une composition, l’obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, de sorte que si, pour satisfaire à l’exigence de suffisance de description, il n’est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée, de manière que l’homme du métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique.

La Cour de cassation, saisie concomitamment de pourvois formés contre deux arrêts prononcés le même jour par la cour d’appel de Paris, annulant les trois revendications de la partie française d’un brevet européen de médicament sur des fondements différents, a rendu deux arrêts, dont l’arrêt ici commenté présente un double intérêt.

Il se prononce en effet pour la première fois, d’une part, sur les conditions dans lesquelles une décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu et, d’autre part, sur les critères d’appréciation de la validité, au regard de l’exigence de suffisance de description, dans les brevets de médicament, d’une revendication de posologie, c’est-à-dire d’une revendication portant sur l’usage, selon une autre posologie, d’un médicament dont le principe actif était déjà connu dans sa composition et dans son application au traitement de la même pathologie.

Rappelons, tout d’abord, qu’en vertu de l’article 2, § 2, de la Convention de Munich sur le brevet européen, dite « CBE », du 5 octobre 1973, révisée le 29 novembre 2000, « dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le Brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État, pour autant que la présente Convention n’en dispose pas autrement ».

Ainsi, les décisions d’annulation de la partie française de brevets européens obéissent au même régime que les décisions d’annulation des brevets français : de la même façon qu’un brevet français délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) peut être annulé par le tribunal de grande instance ou la cour d’appel de Paris, un brevet européen délivré par l’Office européen des brevets (l’OEB) peut être annulé par les juridictions nationales des pays adhérant à la Convention de Munich ; ce fut d’ailleurs le cas en l’espèce, le brevet litigieux ayant été attaqué dans plusieurs pays, ce qui a donné lieu à des décisions ayant adopté des solutions différentes, les unes ayant reconnu sa validité, tandis que d’autres l’ont annulé.

Selon l’article L. 613-27, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle : « La décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. […]

Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, aux fins d’inscription au registre national des brevets. »

En l’absence de disposition conventionnelle contraire, la Cour de cassation, par un arrêt du 3 mars 2009 (Com., 3 mars 2009, pourvoi n° 06-10.243), avait déjà fait application de cet article au brevet européen.

En l’espèce, le tribunal, saisi de demandes formées, séparément, par des sociétés fabriquant des médicaments génériques, ayant, par un premier jugement, annulé le brevet, la société titulaire de ce brevet avait, dans la seconde instance, soulevé devant la cour d’appel une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’annulation.

La cour d’appel, ayant relevé que le jugement, qui avait, à la demande de sociétés tierces, annulé le brevet, était frappé d’appel, en a déduit que l’action en annulation du même brevet engagée par d’autres sociétés était recevable.

Par l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation énonce que la décision annulant un brevet n’a d’effet absolu, au sens de l’article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle, qu’une fois passée en force de chose jugée et approuve cette décision.

Il convient de souligner que, les articles L. 512-6 et L. 714-3, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle disposant également que la décision d’annulation du titre a un effet absolu, cette solution est transposable en droit des dessins et modèles déposés et en droit des marques.

S’agissant de la question de fond, l’article L. 614-12, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich ».

En vertu de l’article 83 de la CBE, « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » et l’article 138, § 1, b), de cette Convention sanctionne par la nullité l’insuffisance de description.

La règle 42 du règlement d’exécution de la CBE relative au contenu de la description indique que « (1) La description doit : […] c) exposer l’invention, telle qu’elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème ; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure ».

La chambre de recours technique de l’OEB, dans une décision du 29 octobre 2004 (T1020/03 (Méthode d’administration d’IGF-I/Genentech inc.) point 9), a rappelé qu’un brevet portant sur une application thérapeutique ultérieure doit satisfaire, notamment, à l’exigence de suffisance de description de l’article 83 de la CBE précité. Étant observé que les décisions des chambres de recours de l’OEB, qui sont rendues à l’occasion de la procédure de délivrance des brevets européens, ne s’imposent pas au juge national, contrairement aux règles de la Convention de Munich, elles permettent, cependant, de connaître l’application que cet office fait de ladite Convention.

Lors de l’appréciation du moyen de nullité tiré de l’insuffisance de description, ce qui vaut aussi pour le moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté, d’un brevet de posologie, il est important de garder à l’esprit le fait qu’en vertu des articles 63 (1) de la CBE, pour les brevets européens, et L. 611-2, 1°, du code de la propriété intellectuelle, pour les brevets français, un brevet confère à son titulaire une protection pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande : un laboratoire pharmaceutique, qui a déposé un brevet protégeant un principe actif pour soigner une maladie déterminée et voit son monopole expirer après vingt ans, peut être tenté, afin de retarder l’entrée des médicaments génériques sur le marché, de déposer une nouvelle demande de brevet faisant courir un nouveau délai de vingt ans, portant sur le même principe actif pour soigner la même maladie, en incluant simplement dans ce brevet second un dosage d’administration particulier, tirant argument de ce que ce dosage précis n’était pas en soi exprimé dans l’art antérieur. Ainsi, la Grande chambre de recours de l’OEB, consciente du risque de prolongation artificielle du monopole conféré par le brevet antérieur, par la délivrance d’un brevet protégeant une simple posologie, a apporté des précisions sur les critères d’appréciation, dans une décision du 19 février 2010 (Grande chambre, Abbott Respiratory, G2/08, JO OEB 2010, 456).

Les chambres de recours techniques jugent de façon constante qu’il est satisfait à la condition de suffisance de description si l’invention, telle que définie dans les revendications, peut être réalisée par l’homme du métier sans effort excessif, en utilisant ses connaissances générales.

De même, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé qu’« une invention est suffisamment décrite lorsque l’homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention » (Com., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-14.803), avec cette précision que, selon une jurisprudence constante de cette chambre, l’évaluation de la possibilité pour l’homme du métier de réaliser l’objet de l’invention, en mettant en œuvre l’enseignement du brevet et sa pratique personnelle, relève de l’interprétation souveraine des juges du fond (Com., 14 mai 2013, pourvoi n° 11-27.686 ; Com., 14 septembre 2010, pourvoi n° 08-70.211 ; Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-18.586 ; Com., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-16.532 ; Com., 26 octobre 1993, pourvoi n° 91-21.707, Bull. 1993, IV, n° 353 ; Com., 5 mars 1991, pourvoi n° 89-16.114 ; Com., 8 juillet 1981, pourvoi n° 79-15.844, Bull. 1981, IV, n° 310 ; Com., 16 octobre 1978, pourvoi n° 76-15.118, Bull. 1978, IV, n° 226), la Cour de cassation vérifiant que l’appréciation a bien été menée à l’égard de l’homme du métier et à la lumière de l’ensemble du contenu du brevet (Com., 20 mars 2007, pourvoi n° 05-12.626, Bull. 2007, IV, n° 89 ; Com., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-10.968, Bull. 2000, IV, n° 196).

Dans le domaine des biotechnologies et de l’utilisation médicale, les chambres de recours jugent la description insuffisante lorsque l’homme du métier doit vérifier la résolution effective du problème technique par ses propres moyens, au terme d’un programme de recherches ou d’expériences excessif (affaire T 639/95 (Biopolymers/MIT) du 21 janvier 1998, point 19 ; affaire T 0497/02 (Insulinotropic hormone/General Hospital), du 27 mai 2004, point 10 ; affaire T 1466/05 (Pyridinoline/Serex) du 27 juillet 2007, points 16 à 28 ; affaire T 405/06 (Immunoglobulins/Brussel), du 6 décembre 2007, point 10 ; affaire T1150/09 du 14 novembre 2013 (Vlaams Interuniversitair Institut voor Biotechnologie vzw./Strawman Limited) point 9 ; a contrario affaire T 2006/08 (Conjugates of factor IX/Biovitrum) du 18 octobre 2011, points 3 et 4).

Selon une jurisprudence constante de ces chambres, « lorsqu’une application thérapeutique est revendiquée sous la forme permise par la Grande chambre de recours dans sa décision G 5/83 (J. O. OEB 1985, 64), c’est-à-dire sous la forme de l’utilisation d’une substance ou d’une composition pour fabriquer un médicament destiné à une application thérapeutique définie, l’obtention de l’effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication » (affaire T 0609/02 (AP-1 complex/Salt Institute) du 27 octobre 2004, point 9 ; affaire T 0433/05 (Fusion Peptide Inhibitors/Conjuchem) du 14 juin 2007, point 28 ; affaire T 1150/09 précitée, point 4 ; affaire T 0338/10 (Composition anti-allergique/Antialis) du 22 janvier 2015, point 7).

La chambre de recours technique de l’OEB a, dans une décision du 23 août 2007, précisé que, « selon la jurisprudence et la pratique de l’OEB (voir par exemple les décisions T 145/98 (motif 8), T 158/96 (motif 3.5.2), T 609/02 (motif 9)), pour qu’une revendication portant sur une deuxième utilisation thérapeutique soit considérée comme supportée, il n’est pas nécessaire de démontrer cliniquement un effet thérapeutique. Au contraire, le facteur déterminant pour conclure à un tel support est que, pour l’homme du métier, l’effet démontré dans la demande pour la substance (par exemple, un effet pharmaceutique ou pharmacologique ou un effet observé pour des modèles in vitro ou chez des animaux) reflète directement et sans ambiguïté les applications thérapeutiques revendiquées, c’est-à-dire que l’homme du métier comprenne sur la base de modèles communément acceptés que les résultats dans la demande reflètent directement et sans ambiguïté les applications thérapeutiques revendiquées » (T 1642/06 (Sigma receptor/Spruce Barbara, et al.) du 23 août 2007, point 2.2) et a, dans une décision rendue le 4 mars 2009, rappelé qu’« il a été établi par la jurisprudence relative à la suffisance de description en ce qui concerne les applications thérapeutiques ultérieures et à laquelle la présente chambre adhère, qu’un effet thérapeutique revendiqué peut être prouvé par toute sorte de données tant qu’elle reflète clairement et sans ambiguïté l’effet thérapeutique » (T 801/06 (Cancer treatment with HSV mutant/Crusade) du 4 mars 2009, point 28).

Par le présent arrêt, la Cour de cassation juge que, lorsqu’une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure d’une substance ou d’une composition, l’obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication de sorte que si, pour satisfaire à l’exigence de suffisance de description, il n’est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée, de manière que l’homme du métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique.

En l’espèce, les juges du fond, après avoir analysé la portée du brevet en cause, relatif au traitement de l’alopécie androgène, au regard notamment des antériorités invoquées dans sa description, ont relevé que cette description n’indiquait pas quel était l’avantage ou l’effet technique résultant de l’administration orale d’un médicament composé de la substance active revendiquée, qu’elle ne contenait aucun élément démontrant l’efficacité potentielle du moindre dosage de cette substance, qu’elle ne comportait aucune information sur l’effet nouveau de la posologie revendiquée et les propriétés particulières de cette nouvelle application thérapeutique et qu’elle ne mentionnait que la découverte « surprenante et inattendue » de cette nouvelle application thérapeutique, sans décrire les propriétés pharmacologiques particulières de celle-ci par rapport à l’état de la technique, qui ne provenaient que d’un choix arbitraire.

Ils en avaient déduit que la demande de brevet ne reflétait pas directement et sans ambiguïté les applications thérapeutiques revendiquées et que, dans l’ignorance d’un quelconque enseignement technique spécifique, l’homme du métier n’était pas en mesure de reproduire l’invention et se trouvait contraint de mettre en œuvre un programme de recherches par lui-même, de sorte que la revendication 1 « dans laquelle la quantité d’administration est d’environ 0,05 à 1,0 mg » était insuffisamment décrite, de même que la revendication 2, laquelle était une utilisation dépendante de la revendication 1 « dans laquelle la posologie est de 1,0 mg », et la revendication 3, dépendante des revendications 1 et 2, « dans laquelle le traitement est celui de l’alopécie hippocratique ».

La Cour de cassation approuve donc l’arrêt de la cour d’appel annulant le brevet pour insuffisance de description.

Les dispositions de l’article L. 612-5, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle étant, au mot « européen » près, identiques à celles de l’article 83 de la CBE précité et l’article L. 613-25, alinéa 1, b), du même code prévoyant, comme l’article 138, § 1, b) de la CBE, que l’insuffisance de description est une cause de nullité du brevet, la solution adoptée par le présent arrêt au sujet d’un brevet européen est transposable aux brevets français.

Enfin, il sera ajouté que le présent arrêt rendant désormais irrévocable la décision attaquée d’annulation du brevet qui, ainsi, a un effet absolu, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le même jour, dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi qui attaquait le second arrêt par lequel la cour d’appel avait annulé le même brevet.