Propriété industrielle

Marque de fabrique - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion - Appréciation - Moment - Détermination.
Chambre commerciale, 30 mai 2007 (Bull. n° 150)

La connaissance par le public de la marque dont la contrefaçon est prétendue est un facteur pertinent d’appréciation du risque de confusion, de sorte qu’il importe de déterminer le moment où il convient d’apprécier cette renommée.

On voit immédiatement que, si l’on se place au moment de l’action en contrefaçon, la perception de la marque dans le public aura déjà pu être dégradé par l’usage même qui en est illicitement fait.

C’est ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 27 avril 2006, Levi-Strauss, affaire C-145/05), a constaté que « le droit du titulaire à une protection de sa marque contre les atteintes à celle-ci ne serait ni effectif ni efficace s’il ne permettait pas de prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l’usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à être utilisé ».

La Cour a en effet observé que « si le risque de confusion était évalué à une date postérieure à celle à laquelle le signe concerné a commencé à être employé, l’utilisateur de ce signe pourrait tirer indûment profit de son propre comportement illégal en invoquant une atténuation de la notoriété de la marque protégée dont il serait lui-même responsable ou à laquelle il aurait lui-même contribué ».

Cette « mise en balance des intérêts du titulaire d’une marque et de ceux de ses concurrents liés à une disponibilité des signes », a conduit la chambre commerciale à décider, de manière symétrique, que la notoriété acquise par une marque après le début d’usage du signe litigieux ne pouvait être prise en considération, et que la perception de cette marque par le public concerné devait bien être appréciée « au moment où le signe, dont il était prétendu qu’il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l’objet d’une utilisation ».

De même que le contrefacteur ne saurait pu bénéficier de sa propre faute, le titulaire de la marque ne saurait imposer à un tiers d’abandonner l’usage d’un signe qui ne lui faisait pas grief au moment où il a commencé.

Marque de fabrique - Contentieux - Action en contrefaçon - Eléments constitutifs - Détention du produit revêtu du signe litigieux - Conditions - Détermination.
Chambre commerciale, 10 juillet 2007 (Bull. n° 189)

La société Lancôme, filiale de la société L’Oréal, commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination « Nutri-Riche », à l’exception de la France, où il est vendu sous la dénomination « Nutri-Intense ».

Elle a assigné la société Buttress BV en déchéance des droits sur la marque « Nutri-Rich » dont cette dernière est titulaire en France pour des produits identiques.

Cette société a elle-même formé une action en contrefaçon de cette marque à l’encontre de la société L’Oréal et de la société Sicos, filiale de celle-ci, qui fabrique et conditionne en France ces marchandises pour le compte des autres entreprises du groupe, et donc en particulier celles qui sont destinées à la vente sous la marque « Nutri-Riche ».

Au regard de cette organisation de la production, il ne pouvait être contesté que les parties ainsi poursuivies détenaient des produits marqués d’un signe apparemment contrefaisant des droits du titulaire de marque en France.

Pour autant, la cour d’appel avait estimé qu’il ne s’agissait pas là d’un usage du signe dans la vie des affaires, car les produits n’étaient pas mis sur le marché en France mais expédiés vers des filiales du groupe L’Oréal dans des pays tiers pour y être commercialisés.

Or, le coeur même du droit de marque réside dans le monopole, pour son titulaire ou la personne auquel il a donné son autorisation, de revêtir le produit ou service de la marque dont il a acquis la propriété.

Ainsi, l’article 5§3 a) de la directive 89/104, selon lequel, lorsque les conditions du droit à protection de marque sont réunies, « il peut être notamment interdit d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement », l’article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle disposant que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, l’apposition d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement », ou l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qualifiant d’usage sérieux, « l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation », paraissent s’opposer à la conclusion retenue par la cour d’appel.

Certes, la jurisprudence communautaire pouvait donner à croire que seule la vente du produit indûment marqué est de nature à porter atteinte aux droits du titulaire de marque.

La cour d’appel s’était d’ailleurs directement inspiré de l’arrêt Rioglass (CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-115/02), qui indique clairement qu’« en matière de marques, il ressort d’une jurisprudence constante que l’objet spécifique du droit de marque est notamment d’assurer au titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque, pour la première mise en circulation d’un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque », et que « la mise en oeuvre d’une telle protection est ainsi liée à une commercialisation des produits » (voir également : CJCE, 31 octobre 1974, Winthrop, affaire 16/74, Rec. p. 1183, point 8 ; CJCE, 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, affaire 102/77, Rec. p. 1139, point 7 ; CJCE 11 novembre 1997, Loendersloot, affaire C-349/95, Rec. p. I-6227, point 22 ; puis récemment, CJCE, 18 octobre 2005, Class international, affaire C-405/03).

Mais, comme l’a relevé la chambre commerciale à la suite de ces décisions, ces solutions tiennent à ce que « l’opération de transit, en raison de sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d’effet » (Com., 7 juin 2006, Bull. 2006, IV, n° 139, p. 148 ; également Com., 31 mars 2004, Bull. 2004, IV, n° 66).

Elles se trouvent justifiées par le régime de l’épuisement communautaire du droit de marque.

Mais telle n’était pas la situation donnant lieu au litige.

Certes, encore, au regard des règles relatives à la déchéance des droits de marque, la Cour de justice des Communautés européennes à clairement dit qu’un « usage sérieux » suppose « une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque, et pas seulement au sein de l’entreprise concernée » (CJCE, 2 juillet 2002, Ansul, affaire C-40/01).

Mais, si l’usage sérieux de la marque suppose en effet un réel contact avec le public, puisque telle est la fonction même de la marque, et non point seulement une utilisation restées inconnue en-dehors de l’entreprise, tel n’était pas l’objet du débat, qui portait seulement sur l’usage, en lui-même.

Or, dans le cas de figure proposé à son examen, cet usage était réel, et la chambre commerciale reconnaît la pertinence de principe de la critique adressée par le deuxième moyen du pourvoi à la décision contestée.

Mais elle a élargi la question en examinant les conditions de la détention des marchandises incriminées, pour relever qu’il n’existait aucun risque qu’elles soient initialement commercialisées en France, et elle en a conclu que les entreprises poursuivies n’avaient fait usage du signe litigieux qu’afin d’exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposent de ce droit.

Il s’agit là d’un but légitime, qui retire à la détention de tels produits son caractère d’acte de contrefaçon.

La chambre commerciale reconduit par ailleurs la solution consacrée, en matière de compétence territoriale en ce qui concerne les dommages résultant du contenu d’un site internet, par un arrêt du 11 janvier 2005 (Com., 11 janvier 2005, Bull. 2005, IV, n° 8, p. 8).