Innovation technologique et droit des marques

L’exemple de l’Internet

 

Le droit de la propriété industrielle est, par son objet même, accoutumé à prendre en compte l’innovation technologique, ce qui n’empêche d’ailleurs pas qu’il puisse connaître des bonheurs divers, au point de paraître parfois s’essouffler à suivre ce véloce objet pour tenter d’en encadrer les débordements (bioéthique), ou de sembler tenté de l’ignorer (brevetabilité des logiciels).

L’année 2005 a essentiellement confronté la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux questions posées par le développement du commerce sur Internet au regard du droit des marques.

La matière est le siège d’une évidente tension entre le principe de territorialité du droit de marque et le caractère transfrontalier de l’Internet.

D’un côté, en effet, et quelles que soient les controverses sur la signification même du principe territorial en matière de marque, il ne semble pas envisageable de conférer à un titre obtenu par simple enregistrement auprès d’un organisme administratif national la faculté de créer quelque obligation hors de la sphère de compétence de cet organisme.

D’un autre côté, il ne sert à rien d’investir dans une marque si tout intervenant peut profiter d’une absence de dépôt dans son pays pour parasiter cette marque en adressant des messages, dans le monde entier, à la clientèle visée.

Transposée au plan de l’intervention juridictionnelle, cette situation posait une première question, concernant l’identification du juge compétent pour connaître de l’action en contrefaçon, à tout le moins l’un de ces juges.

Sur ce premier aspect, un arrêt rendu par la Première Chambre civile le 9 décembre 2003 (01-03 225), après avoir rappelé, dans le sillage de la décision Fiona Shevill (CJCE, 7 mars 1995, C-68/93), « qu’en matière de contrefaçon, la victime peut exercer son action, soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat », a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu la compétence du juge français pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne, dès lors qu’elle constatait que « ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel, ni éventuel ».

Il résulte de cette solution que le juge français est compétent quels que soient la situation et le contenu d’un site.

En décider autrement aurait favorisé l’émetteur, en accumulant les obstacles concrets à l’action tendant à la réparation de dommages causés par son comportement, alors même que le plaignant ne les aurait subis qu’en France, de sorte qu’il convenait d’éviter en pareil cas un épuisant débat de compétence, qui n’aurait paradoxalement pu se résoudre qu’à l’issue d’un jugement au fond, qui, examinant la réalité de l’atteinte, en déduirait, enfin, que c’était bien en France, ou non, que l’action devait être formée.

Mais on objecte immédiatement que la compétence du juge français ne se mesure qu’à l’aune de l’intérêt qu’il a charge de protéger, en l’occurrence celui qui s’attache à l’enregistrement d’une marque en France, de sorte qu’on ne saisit pas immédiatement comment, sous couvert de cette protection, ce juge pourrait prendre des mesures dont l’effet excéderait ses frontières, en ordonnant, par exemple, la fermeture du site incriminé.

Par ailleurs, cette jurisprudence pouvait laisser craindre que toute atteinte à un droit par la voie d’internet autorisant à agir devant une juridiction française pour obtenir protection, il devenait bien difficile par la suite à la partie adverse d’échapper au reproche de fond puisque le tribunal avait d’ores et déjà, plus ou moins implicitement, accueilli l’idée de contrefaçon.

La situation soumise à la Chambre commerciale dans l’affaire n° 02-18 381 (société Hugo Boss contre société Reemtsma Cigarettenfabrik) reflétait le type de difficultés pouvant se faire jour.

En cette espèce, les deux parties étaient titulaires de marques très ressemblantes, qu’elles exploitaient dans différents pays, mais il était jugé qu’en France, la marque « Boss » de la société Reemtsma contrefaisait celle de la société Hugo Boss, du moins pour certains produits et services, de sorte qu’il lui avait été interdit en justice d’en faire « tout usage ».

Or, le site de cette société, accessible depuis la France, contenait la reproduction de cette marque contrefaisante : cette situation constituait-elle une infraction au jugement de contrefaçon ?

S’inspirant notamment des travaux de l’Organisation mondiale de la propriété industrielle, recommandant de ne prendre en compte en pareil cas que les seules utilisations ayant une incidence commerciale dans le pays considéré, du texte de la directive CE 89/104 se référant à l’usage du signe « dans la vie des affaires », de plusieurs décisions rendues par les juges du fond, notamment par les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre et Créteil, et, mutatis mutandis, des lignes directrices de la Commission européenne en matière de distribution sélective, quant aux exemptions par catégorie au regard de l’article 81 §1 du Traité, la Chambre commerciale a décidé, par arrêt du 11 janvier 2005, que les critères d’examen devaient être recherchés dans le contenu du site.

Elle énonce en effet « qu’ayant constaté qu’il se déduit des précisions apportées sur un site internet que les produits en cause ne sont pas disponibles en France, une cour d’appel en conclut exactement que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l’usage d’une marque dans ces conditions ne constitue pas une infraction à l’interdiction, prononcée par une juridiction française, de faire tout usage de cette marque ».

La Cour de cassation enchaîne ainsi deux approches complémentaires répondant à deux impératifs spécifiques à la matière :

– il s’agit d’abord de trouver rapidement un juge compétent, ce pourra être un juge français, si le site incriminé est accessible dans notre pays, peu important, à ce stade, le contenu de ce site, et même le fait qu’il puisse être passif, du moment que le dommage se rattache au territoire national ;

– il s’agit ensuite, au fond cette fois, d’examiner concrètement ce que dit ce site, afin d’apprécier s’il permet au consommateur français l’accès au produit dont la diffusion est interdite en France sous la marque considérée.

La solution générale se veut donc pragmatique, en évitant, tout à la fois, que les procès s’enlisent dans des disputes de compétence réclamant la prise en compte de considérations qui ne relèvent en réalité que d’un débat au fond, puis que ce débat se résume à un examen superficiel dont risquerait souvent de résulter l’interdiction de faire paisiblement commerce sur tout endroit de la planète où le signe n’est pas protégé.

Les juges du fond auront en ce domaine une tâche délicate, car, en excluant la contrefaçon lorsque « les produits en cause ne sont pas disponibles en France », cet arrêt interdit de se contenter de tel ou tel élément du site incriminé, pour exiger la prise en compte de l’ensemble de son contenu, en croisant au besoin ces éléments en leur fond et en leur forme.

Du moins lorsque les parties les invitent à cette recherche, car, à défaut, le moyen de cassation pris de sa nécessité ne serait pas fondé (Com., 22 février 2005, pourvoi n° 03-14 668).

Cette solution a été prolongée par arrêt du 13 décembre 2005 (pourvoi n° 04-10 413).

Dans la classification administrative des produits et services en matière de marque, existe une classe 38 couvrant notamment les produits et services de télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux optiques, fournitures d’accès à un réseau informatique mondial, raccordements par télécommunications à un réseau informatique mondial, etc...

On se demandait donc si un titulaire de marque pouvait s’opposer au choix d’un nom de domaine reproduisant ou imitant le signe protégé s’il n’avait pris le soin de déposer sa marque en cette classe.

Dans un premier temps, les juges du fond s’étaient orientés en ce sens, dans la mesure où, combinant le principe de spécialité de la marque et celui de contrefaçon par reproduction, il avait pu être décidé que, déposée en cette classe 38, la marque antérieure était contrefaite par la seule attribution d’un nom de domaine homonyme, voire tout proche.

Ce dont il résultait, d’une part, que le contenu du site était indifférent, et, d’autre part, qu’à défaut d’un dépôt en cette classe, la position du titulaire de marque était moins bonne, puisqu’il fallait bien alors examiner le contenu du site afin de dire, conformément aux principes habituels, si le signe avait été reproduit pour des produits ou services identiques, ou, le plus souvent, s’il existait un risque de confusion dans les termes de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

On aboutissait ainsi à une curieuse situation, obligeant à un dépôt inutile, en tout cas formel, dans le seul but d’éviter des difficultés sur internet.

La Chambre commerciale a clairement approuvé ceux des juges du fond qui avaient déjà rompu avec cette solution, en cassant un arrêt contraire, pour énoncer « qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38 pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont, soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ».

On retrouve ainsi le même souci que celui inspirant l’arrêt Hugo Boss – Reemtsma : éviter de donner une solution formelle à des litiges commerciaux qui n’ont rien de formels, et ne se règlent qu’à l’examen de la réalité de l’activité économique.

La Cour de cassation invite donc les juges du fond à ne pas s’attacher au canal choisi pour la communication commerciale – fût-il innovant – au point d’en venir à juger ce support aux lieu et place de l’activité concrète dont il n’est que le vecteur.

Cette décision adresse en outre divers avertissements aux intervenants économiques en soulignant que seule la réalité de l’usage d’une marque à titre de marque pour l’ensemble des produits ou services désignés est de nature à les protéger contre une déchéance partielle, pour inexploitation (v. p. ex. Com. 21 décembre 2004, pourvoi n° 02-12 197), qu’un dépôt en classe 38 est donc sans incidence sur cette situation, et que la protection de la marque, qui est spéciale, ne les protège pas contre la coexistence sur l’internet avec d’autres intervenants, du moment qu’il n’existe pas de confusion, sauf si le signe est assez notoire pour bénéficier d’une protection élargie (Com., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-17 640).

Les principes généraux du droit de la propriété industrielle, tels, en matière de marque, les règles de territorialité et de spécialité, sont fermement maintenus par la jurisprudence récente de la Cour de cassation, en les combinant au souci, également fondamental, d’éviter que le développement de l’internet n’en vienne, paradoxalement, à créer des entraves indue à l’activité commerciale, et en préconisant en conséquence un examen spécifique des faits : l’objet du débat de contrefaçon ne doit pas être le réseau, virtuel, mais la réalité que l’on y aperçoit par transparence.