Propriété industrielle

Marque de fabrique

Contentieux – Saisie – Contrefaçon – Expert assistant l’huissier – Indépendance de l’expert par rapport aux autres parties – Domaine d’application – Expert – Conseil en propriété industrielle de la partie requérante

Chambre commerciale, 8 mars 2005 (Bull. n° 53)

Cet arrêt est venu clarifier une question ayant fait débat, et donné lieu à décisions contradictoires des juges du fond.

Les textes régissant les diverses formes de saisie-contrefaçon en matière de propriété intellectuelle autorisent le saisissant à se faire assister « d’experts » de son choix.

Aucun texte n’interdit la désignation d’un avocat en cette qualité (Com., 18 avril 2000 pourvoi n° 97-19 631).

Mais par arrêt du 6 juillet 2000, la Première chambre civile a décidé, à propos d’une saisie-contrefaçon de logiciel, que l’expert devant être indépendant des parties, la désignation d’un salarié du saisissant méconnaissait les exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir aussi, 1 re Civ., 2 décembre 1997, Bull. n° 347).

La Chambre commerciale en est tombée d’accord, en matière de saisie-contrefaçon de brevet (Com., 28 avril 2004, Bull. n° 75).

On pouvait donc se poser la question, importante en pratique, de la désignation d’un conseil en propriété industrielle, notamment lorsqu’il est le propre conseil du saisissant.

L’arrêt du 8 mars 2005, rendu en matière de marques, décide que « le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile », de sorte que l’arrêt rétractant, pour ce motif, une autorisation de saisie, est cassé pour fausse application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fausse interprétation de l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.

La solution repose donc, tout à la fois, sur le fait que cet « expert » n’est pas chargé d’une mission d’expertise au sens du nouveau Code de procédure civile, et sur l’existence d’un statut professionnel et déontologique, qui, comme dans le cas de l’avocat, garantit et impose son indépendance par rapport au saisissant, le distinguant ainsi du préposé de ce dernier.

Protection – Marque renommée ou notoire – Faute – Usage d’un signe voisin

Chambre commerciale, 12 juillet 2005 (Bull. n° 173)

L’arrêt abandonne la jurisprudence antérieure cantonnant la protection étendue dont bénéficient les marques de renommée au seul cas de leur « emploi », pour l’étendre à l’hypothèse de leur imitation.

Cet arrêt marque l’abandon par la Chambre commerciale de la jurisprudence « Olymprix » (Com., 29 juin 1999, Bull. n° 143) cantonnant au seul emploi de la marque de renommée le champ d’exercice de l’action ouverte par l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette solution faisait débat, dès lors que l’article 5 § 2 de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1998, dont ce texte de loi constitue la transposition en droit interne, évoquait « l’interdiction à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée » ; il avait été ainsi constaté que l’imitation de marque de renommée se trouvait visée, à l’instar de son emploi.

Dans la mesure où cette directive ne prévoyait que la faculté, et non l’obligation, pour les États membres, d’instituer le principe même d’une telle protection, il avait pu apparaître que la loi française n’avait fait qu’exercer cette faculté, en réservant expressément le bénéfice de l’action en dilution au seul cas d’emploi d’une telle marque.

Mais cette interprétation aboutissait à reconstituer des distorsions dans le marché intérieur, en méconnaissance de l’objectif de rapprochement des législations poursuivi par la directive.

L’arrêt Adidas ayant énoncé que, en considération de l’économie générale et des objectifs de la législation, « lorsqu’un Etat membre exerce l’option qui lui est offerte par l’article 5 § 2 de la directive, il doit accorder aux titulaires de marques renommées une protection conforme à cette disposition » et que « l’option de l’Etat porte sur le principe même de l’octroi d’une protection renforcée au profit des marques de renommée, mais non sur les situations couvertes par la protection, lorsqu’il l’accorde », il est apparu nécessaire d’opérer un revirement de jurisprudence et de revoir l’interprétation de l’article L. 713-5 dans un sens conforme aux principes de la directive dont il assure la transposition.