Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 5 - Mai 2021

PROPRIETE INDUSTRIELLE

Com., 27 mai 2021, n° 19-17.676, (P)

Cassation partielle

Marques – Contentieux – Action en annulation – Marque dont l'utilisation est légalement interdite – Applications diverses – Confusion entre le nom de fantaisie d'un médicament et sa dénomination commune – Conditions – Interdiction préalable de la marque par les autorités de santé (non)

En vertu des articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque dont l'utilisation est légalement interdite doit être déclarée nulle. Selon l'article R. 5141-1-1 du code de la santé publique, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, il ne peut se confondre avec la dénomination commune. L'annulation d'une marque fondée sur ce dernier texte n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019, rectifié le 30 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2018, pourvoi n° 15-20.796), la société Merial, société pharmaceutique diffusant des médicaments destinés aux animaux, est titulaire de la marque verbale « Frontline », déposée le 3 mars 1994, sous le numéro 94 509 301, et renouvelée le 8 décembre 2003, pour désigner, en classe 5, les « insecticides et produits anti-parasitaires à usage vétérinaire », sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire à base d'un principe actif dénommé « fipronil ».

2. La société Virbac, qui exerce la même activité, a déposé, le 17 juillet 2008, sous le numéro 3 588 921, la marque française « Fiproline » pour désigner, en classe 5, les « préparations vétérinaires, en particulier un anti-parasitaire externe ». Depuis que le brevet qui couvrait le fipronil est tombé dans le domaine public, en mai 2009, elle commercialise sous cette marque un antiparasitaire pour chiens et chats à base de ce principe actif, fabriqué par la société Alfamed.

3. La société Merial, devenue Boehringer Ingelheim Animal Health France (la société Boehringer), a assigné les sociétés Virbac et Alfamed en paiement de dommages-intérêts et annulation de la marque « Fiproline » pour atteinte à la renommée de sa marque « Frontline », subsidiairement, pour contrefaçon de celle-ci, ainsi qu'en annulation de la marque « Fiproline » sur le fondement des articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Boehringer fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande pour atteinte à la renommée de sa marque « Frontline » sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, alors « que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque de confusion ; qu'en affirmant qu'il convient, pour apprécier l'existence d'une atteinte à la renommée d'une marque, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, de rechercher « l'existence d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle avec la marque ?Fiproline' de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public concerné par les produits », et en déduisant ensuite l'absence d'une telle atteinte du constat de l'absence de risque de confusion entre les deux marques, la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

6. L'usage d'un signe qui ne présente aucune similitude avec une marque n'est pas de nature à permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou à leur porter préjudice, au sens de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

7. L'arrêt retient que la comparaison des signes selon une approche globale écarte toute similitude entre les marques « Frontline » et « Fiproline », qu'elle soit visuelle, auditive ou intellectuelle.

8. Il en résulte que l'usage de la marque « Fiproline » n'a pas pu porter atteinte à la renommée, à la supposer établie, de la marque « Frontline ».

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société Boehringer fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la marque française « Fiproline », alors « que tout tiers intéressé est recevable à solliciter la nullité d'une marque, sur le fondement des articles R. 5141-1-1 du code de la santé publique et L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle ; que la recevabilité d'une telle action, qui n'est pas réservée aux seules autorités de santé, ne suppose pas que la marque en cause ait préalablement fait l'objet d'une interdiction d'utilisation ; qu'en retenant que la société Merial serait irrecevable à se prévaloir des dispositions susvisées, parce que la marque « Fiproline » n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'utilisation par les autorités de santé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Merial ne justifierait d'aucun intérêt à obtenir la nullité de cette marque, a violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 711-3, L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et R. 5141-1-1 du code de la santé publique :

11. Aux termes des deux premiers textes, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes m ?urs, ou dont l'utilisation est légalement interdite.

12. Il résulte du dernier que, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, celui-ci ne peut se confondre avec une dénomination commune.

13. Pour débouter la société Merial de sa demande d'annulation de la marque « Fiproline », l'arrêt énonce que cette marque n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'utilisation par les autorités de santé, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme contraire à l'ordre public et que la société Merial est irrecevable à se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 5141-1-1 du code de la santé publique et L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle.

14. En statuant ainsi, alors que la recevabilité d'une action en annulation d'une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Merial de sa demande d'annulation de la marque française « Fiproline », en tant que celle-ci est fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique, l'arrêt rendu le 12 mars 2019 et rectifié le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Mollard - Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ; article R. 5141-1-1 du code de la santé publique.

Com., 12 mai 2021, n° 18-15.153, (P)

Cassation

Marques – Dépôt – Examen de la demande – Décision du directeur de l'INPI – Recours – Recevabilité – Conditions – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2018), la société anonyme coopérative Giphar (la société Sogiphar), titulaire de la marque complexe « LIBEOZ », déposée le 25 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 289 499, pour désigner, notamment, les produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires, emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, articles orthopédiques et matériel de suture, a formé opposition à la demande d'enregistrement n° 16 4 298 576 portant sur le signe verbal « LIBZ », déposée le 12 septembre 2016 par la société Biogaran, pour désigner des produits identiques et similaires.

2. Par décision du 21 juin 2017, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté l'opposition.

La société Sogiphar a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Sogiphar fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors « que les limitations du droit d'accès à un tribunal tenant aux conditions de recevabilité d'un recours ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'ainsi, la réglementation en question ou l'application qui en est faite ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible ; que l'identification précise de la personne morale « prise en la personne de ses représentants légaux » permet de déterminer l'organe qui la représente pour, le cas échéant, vérifier ses pouvoirs et sa capacité, de telle sorte que constitue une limitation manifestement disproportionnée au droit d'accès à un tribunal l'irrecevabilité du recours déposé à l'encontre d'une décision du directeur de l'INPI au nom d'une personne morale « prise en la personne de ses représentants légaux » et précisément identifiée, notamment par sa forme et son numéro d'identification, lorsque l'organe qui la représente est ainsi rendu identifiable et que la sanction prive le justiciable de tout accès au juge ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable le recours de la société Sogiphar, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Biogaran conteste la recevabilité du moyen, faute pour la société Sogiphar d'avoir invoqué l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier de la recevabilité de son recours formé contre la décision du directeur de l'INPI devant la cour d'appel et n'étant pas recevable à le faire devant la Cour de cassation pour la première fois.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, req. 116/1997/900/1112, § 44 ; du 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c. Russie, req. n° 797/14 et 67755/14, § 42, et du 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40).

8. S'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours, elle vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les intéressés devaient s'attendre à ce que ces règles soient appliquées, rappelant, à cet égard, qu'il leur incombe au premier chef de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts.

9. Les dispositions de l'article R. 411-21 du code de propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable, qui prévoient qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de recours contre une décision rendue par le directeur de l'INPI comporte lorsque le requérant est une personne morale, les précisions de sa forme, sa dénomination, son siège social et de l'organe qui la représente légalement, sont légitimes, dès lors que, s'appliquant à un recours contre l'acte administratif individuel que constitue la délivrance d'un titre de propriété industrielle par le directeur de l'INPI (Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-13.676, Bull., n° 26), elles sont destinées à assurer le respect du principe de sécurité juridique.

En effet, l'obligation pour la personne morale de mentionner l'organe la représentant permet au juge et à la partie défenderesse de s'assurer que le recours est formé par un organe habilité à engager et représenter la personne morale.

10. Enoncée clairement par le texte susvisé, cette formalité peut être aisément accomplie, dès lors que la personne morale connaît nécessairement l'identité de son représentant légal, de sorte que ce texte ne crée aucune incertitude et permet à l'auteur du recours, qui doit s'attendre à ce que ces règles soient appliquées et faire toute diligence pour la défense de ses intérêts, de se conformer aux exigences du texte.

11. Cependant, tandis que l'article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il est jugé de façon constante que les dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle sont spécifiques, qu'elles excluent l'application de l'article 126 du code précité et qu'il ne peut donc être procédé à la régularisation ultérieure d'un défaut de mention (Com., 7 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.115 ; Com., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-15.747, Bull., n° 102).

12. Or la possibilité de régularisation jusqu'à ce que le juge statue n'empêcherait pas le contrôle du juge et ne porterait aucune atteinte aux intérêts légitimes de la partie défenderesse.

Par ailleurs, les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, auxquels répond l'irrecevabilité pour défaut d'une des mentions requises, ne seraient pas affectés par l'ouverture d'une telle possibilité de régularisation.

13. Par conséquent, l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il a jusqu'à présent été interprété, n'assure pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge.

14. Il apparaît donc nécessaire d'abandonner la jurisprudence précitée et d'interpréter désormais l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l'application de l'article 126 du code de procédure civile et que, dès lors, l'irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l'INPI résultant de l'omission, dans la déclaration de recours, d'une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes.

15. Cette nouvelle interprétation ne saurait toutefois être opposée à la société Sogiphar, pour lui reprocher de ne pas avoir procédé à la régularisation de la situation résultant du défaut de mention dans sa déclaration de recours de l'organe la représentant, dans la mesure où la jurisprudence antérieure excluait toute possibilité de régularisation.

16. Pour déclarer irrecevable le recours de la société Sogiphar, l'arrêt relève qu'il a été formé par cette société, « prise en la personne de ses représentants légaux », et retient que, dès lors qu'une société anonyme n'a pas le même représentant légal, selon qu'elle est à conseil d'administration ou à directoire et conseil de surveillance, la seule mention de sa forme sociale ne permet pas de déduire l'organe la représentant légalement.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle devait écarter l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété alors, en tant qu'il atteignait de façon disproportionnée le droit d'accès à un tribunal de la société Sogiphar, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Darbois - Avocat général : Mme Beaudonnet - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ; article 126 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

En sens contraire, à rapprocher : Com., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-15.747, Bull. 2003, IV, n° 102 (rejet).

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